Tribunale di Firenze

Sezione II



ordinanza 28 maggio 2001 n° 2794



Il Collegio, sentito il relatore;

rilevato che la Robert Bosch spa ha proposto reclamo contro Tribunale di
Firenze, sez. distaccata di Empoli, 23 novembre 2000 del Giudice Designato
della Sez. Dis. di Empoli di questo Tribunale che ha respinto il ricorso ex
art. 700 del codice di procedura civile dalla stessa presentato, quale
titolare in Italia del marchio Blaupunkt, perché venisse inibita alla Nessos
Italia srl l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it
quale domain name di sito Internet con ordine alla stessa Nessos Italia di
provvedere a chiederne l'immediata cancellazione;

rilevato che il GD ha respinto il ricorso ritenendo che il domain name non
può essere parificato al marchio o all'insegna in quanto costituisce
esclusivamente un indirizzo telematico che consente di raggiungere il sito
da qualsiasi parte del globo;
rilevato che il GD ha comunque escluso la possibile interferenza tra il
domain name ed il marchio in questione dal momento che il marchio presenta
anche un punto piego e la scritta sottostante "Gruppo Bosch" ed ha escluso
altresì la configurabilità della concorrenza sleale;

ritenuta la fondatezza del reclamo;

ritenuto che in effetti anche nel caso di specie è applicabile la disciplina
sui segni distintivi ed in particolare sulla tutela del marchio in quanto:
il domain name non può essere considerato un mero indirizzo telematico,
quale può essere invece considerato l'IP (Internet Protocol) e cioè la
combinazione di numeri che identifica il sito e che è quella riconosciuta
dai computers per i collegamenti; il domain name, che viene in concreto
utilizzato dagli utenti della rete Internet per stabilire i contatti,
digitato alla stregua di numero telefonico, non viene infatti assegnato
d'ufficio o casualmente, ma, soprattutto per quanto concerne il Second Level
Domain (SLD), viene liberamente scelto dall'utente; non opera pertanto con
riferimento al SLD di fantasia l'eccezione prevista dall'art. 1-bis 1° comma
lett. a) L.M. riguardo all'operatività della tutela del marchio con
riferimento all'uso nell'attività economica da parte di terzi del "loro nome
ed indirizzo", i cosiddetti segni necessari; qualora l'utente sia un'impresa
commerciale che intende utilizzare il sito per pubblicizzare ed offrire
propri beni e servizi ed eventualmente anche per promuovere vere e proprie
negoziazioni è evidente che sceglierà il domain name ritenuto più opportuno
al fine di segnalare la sua presenza su Internet e di facilitare il contatto
con gli altri utenti interessati alla sua attività; in tal caso il domain
name svolge quindi al contempo oltre alla funzione specifica nell'ambito dei
codici comunicativi utilizzati nell'ordinamento di Internet, anche la
funzione ulteriore di segno distintivo dell'impresa che opera nel mercato ed
è pertanto soggetto alla relativa disciplina statale, che necessariamente
interferisce al riguardo con la regola "first come, first served" propria
dell'ordinamento Internet e seguita per l'attribuzione del domain name
dall'apposito organismo (Registration Authority); in sostanza le regole
proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finché
le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori
della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge
statale; d'altronde anche nell'ambito dell'ordinamento Internet è pur sempre
prevista la revoca dell'assegnazione di un domain name da parte della RA in
caso di sentenza passata in giudicato (art. 11 regole di naming) e il
principio del first come first served risulta attenuato dalle stesse regole
di naming (artt. 16 e segg.) in tema di riassegnazione di un domain name
contestato (ad esempio l'art. 16 lett. a) prevede l'ipotesi dell'identità e
confondibilità del domain name contestato con il marchio su cui il
ricorrente vanti diritti);

rilevato che la Robert Bosch ai sensi dell'art. 1 L.M. ha diritto di vietare
a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato Blaupunkt
per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o
somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico e, stante la
rinomanza del marchio Blaupunkt, ha diritto altresì di vietare ai terzi di
usare un segno identico o simile al marchio anche per prodotti o servizi non
affini se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi;

rilevato altresì che ai sensi dell'art. 11 L.M. non è consentito usare il
marchio in modo contrario alla legge e in ispecie in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come segni
distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui o da indurre comunque in
inganno il pubblico circa la provenienza di prodotti o servizi, o da ledere
un altrui diritto di proprietà industriale;

rilevato che il SLD blaupunkt coincide con l'elemento saliente ed avente
efficacia individualizzante del marchio registrato in questione - appunto la
parola Blaupunkt - noto in ambito internazionale, e ciò a prescindere
dall'assenza del punto piego e della sottostante scritta, con caratteri
assai più piccoli, Gruppo Bosch;

rilevato altresì che l'oggetto sociale della Nessos Italia srl risulta
coincidere almeno in parte con quello della Robert Bosch spa per quanto
concerne la commercializzazione di apparecchi radio, autotelefoni e
radiotelefoni;

ritenuto che pertanto l'utilizzazione da parte della Nessos Italia per il
domain name del proprio sito Internet del SLD blaupunkt determina una
lesione dei diritti della Robert Bosch quale titolare del marchio registrato
Blaupunkt, sia perché si verifica il rischio di confusione per il pubblico
stante l'identità di una parte dei prodotti e servizi offerti dalle due
società, sia perché comunque consente alla Nessos Italia di trarre indebito
vantaggio dalla rinomanza del marchio utilizzato senza giusto motivo per il
SLD del proprio sito, con contestuale pregiudizio per la Robert Bosch
titolare del marchio, che non può utilizzare un sito con domain name
corrispondente al marchio per il principio vigente nell'ordinamento Internet
first come first served;

ritenuto che la parziale identità dell'oggetto sociale delle due società
consente di ravvisare nella condotta della Nessos Italia srl anche gli
estremi della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. dal momento che
l'utilizzazione del SLD blaupunkt è senz'altro idonea a creare confusione
con il marchio Blaupunkt legittimamente usato dalla Robert Bosch spa e
quindi a determinare confusione con i prodotti e con l'attività della
concorrente ed inoltre, proprio per la notorietà del marchio in questione,
risulta mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare la Robert Bosch in quanto da un lato impedisce alla
stessa di utilizzare per il sito Internet SLD corrispondente al proprio
marchio e dall'altro determina una situazione in base alla quale i soggetti
interessati al prodotto Blaupunkt della Robert Bosch sulla rete Internet non
trovano quanto cercato;

ritenuto che l'indebita utilizzazione del marchio Blaupunkt da parte della
Nessos Italia determina una situazione di periculum in mora per quanto
concerne la Robert Bosch in relazione alla lesione dei suoi diritti sul
marchio, all'impossibilità per la stessa di utilizzare il proprio marchio
per il domain name ed al rischio di confusione nel pubblico dei consumatori
tra le attività ed i prodotti delle due imprese concorrenti: situazione di
periculum in mora che sussiste comunque a prescindere dal fatto che il sito
non sia stato ancora attivato dalla Nessos Italia in relazione alla
commercializzazione dei prodotti che costituiscono l'oggetto dell'attività
concorrente, potendo ciò avvenire in qualsiasi momento (in effetti al
momento il sito risulta utilizzato quale portale per il turismo tedesco
nelle campagne toscane, ma il tema non appare invero attinente all'oggetto
della società);

ritenuto che pertanto ai sensi dell'art. 63 L.M., 2598 c.c. e 700 cpc
sussistono i presupposti per adottare i provvedimenti cautelari di
inibitoria richiesti;

ritenuto equo determinare in L. 200.000 la somma dovuta per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 2° comma,
L.M.;

ritenuto che non essendo stato ancora attivato il sito per l'attività che si
pone in concorrenza con la Robert Bosch non sussistono i presupposti per
disporre la pubblicazione del presente provvedimento;


P.Q.M.


in riforma dell'ordinanza impugnata del 23/11/2000 del G.D. della Sez. Dis.
Di Empoli del Tribunale di Firenze inibisce alla Nessos Italia srI
l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain
name di sito Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere a
quanto necessario per la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it
presso la Registration Authority Italiana; inibisce alla Nessos Italia srl
l'uso del marchio Blaupunkt; fissa in L. 200.000 la somma dovuta dalla
Nessos Italia srl per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento a decorrere dalla notificazione dello stesso; assegna alla
Robert Bosch spa il termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito.